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商標被宣告無效前的使用行為應如何定性
  發布者:admin 發布時間:2018/2/28 14:07:43 閱讀:298次 【字體:

案情回放


原告江西甲公司擁有一項在先注冊的“閩和”文字及圖的圖文商標,被告福建乙公司擁有一項在后注冊的“閩禾”文字及圖的圖文商標,原被告雙方商標的核定使用商品均包括第6類的鋁制產品。甲公司以商標近似為由向國家工商總局商標評審委員會提起對乙公司商標的無效宣告。商評委經審查裁定對乙公司的商標予以無效宣告。該無效爭議又經行政訴訟,法院對商評委所作宣告無效的裁定予以維持。

此后,甲公司向法院提起訴訟,主張其商標使用和注冊在先,且具有較高知名度,乙公司作為同業經營者,注冊和使用與甲公司商標近似的標識的行為具有明顯惡意,現乙公司的商標已被宣告無效,則其在商標被宣告無效前的使用行為構成商標侵權,要求乙公司承擔停止侵權、賠償損失的法律責任。乙公司辯稱,其對“閩禾”商標的使用系在商標有效期間,其使用行為具有合法基礎。雖然“閩禾”商標之后被宣告無效,但不能基于在后的無效而認定之前的使用行為構成侵權。

一審法院經審理后認為,乙公司對“閩禾”商標的使用雖然系在商標有效期間,但根據查明的事實,乙公司的商標注冊及使用行為均具有明顯傍名牌、搭便車的惡意,其行為仍然構成商標侵權,故判決其承擔相應的法律責任。二審法院經審理維持了一審判決。

不同觀點


本案的爭議焦點是:乙公司的商標被宣告無效后,其在有效期間的使用行為是否構成侵權。

第一種觀點認為,乙公司在其商標被宣告無效前的使用行為并不構成侵權,對商標有效期間的使用行為不應再進行追究。理由是:乙公司的商標雖然注冊在后,但其獲得商標注冊是經商標行政管理部門核準,在授權程序上是合法的。乙公司對“閩禾”商標的使用系在其商標有效期間,其使用行為具有合法基礎。所以,乙公司的“閩禾”商標雖然被宣告無效,但不能基于在后的無效而認定之前的使用行為構成侵權。

第二種觀點認為:乙公司在其商標被宣告無效前的使用行為構成商標侵權。理由是:商標法第四十七條第一款規定:“依照本法第四十四條、第四十五條的規定宣告無效的注冊商標,由商標局予以公告,該注冊商標專用權視為自始即不存在”。依照上述規定,在后注冊商標使用人不侵權抗辯成立的前提是其使用行為屬于合法使用。而在商標被宣告無效后,應視為自始不存在,合法使用在后商標的法律基礎已經喪失,故關于不應當承擔侵權責任特別是賠償責任的主張難以成立。對照本案,乙公司注冊的“閩禾”及圖的圖文商標被無效后則自始無效,其之前對商標的使用亦不具有合法使用的基礎。因此,乙公司在與甲公司注冊商標核定使用商品相同的產品上使用近似商標,易造成相關公眾混淆誤認,其行為構成商標侵權,應承擔相應的法律責任。

第三種觀點認為:判斷乙公司在其商標被宣告無效前的使用行為是否構成商標侵權,應當審查乙公司在注冊和使用被訴商標的行為上是否具有主觀過錯。只有根據具體案情,確認乙公司在注冊或者使用被訴商標上具有主觀惡意,才能認定構成商標侵權。

法官回應


商標被宣告無效前的使用行為是否構成侵權應以主觀過錯為要件

1.注冊商標之間的權利沖突應通過無效程序解決

兩個已經獲得核準注冊的商標之間發生權利沖突時應當如何解決,《最高人民法院關于審理注冊商標、企業名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規定》第一條第二款前段已有規定:原告以他人使用在核定商品上的注冊商標與其在先的注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的,人民法院應當根據民事訴訟法第一百一十一條第(三)項的規定,告知原告向行政主管機關申請解決。本案中,甲公司和乙公司的商標均獲得核準注冊,但由于二者核定商品相同,且商標本身構成近似,故存在權利沖突的問題。按照上述規定,如果甲公司在乙公司的商標仍處于有效狀態下直接向法院提起商標侵權民事訴訟,則人民法院對此不應予以受理。對這種注冊商標之間的權利沖突問題,甲公司應當通過商標爭議的行政處理程序進行解決,即根據商標法第四十五條的規定,請求商標評審委員會宣告乙公司的注冊商標無效。但在適用上述司法解釋的相關規定時,有幾個問題要注意:一是要準確把握該規定適用的對象和范圍。人民法院不予受理的只是兩個注冊商標之間產生的沖突爭議,即被控侵權商標已經核準注冊,且被控侵權行為是在核定使用的商品或者服務上使用該核準注冊的商標。如果超越授權使用的范圍,則不受此限制。二是該條款的規定不適用于尚在注冊程序當中的商標的商業使用行為,即當事人雖已提出商標的注冊申請,但該商標并未由商標行政主管機關核準注冊的,他人對該使用行為可以提起民事訴訟。三是對濫用注冊商標行為的處理問題。該條款后段的但書部分規定:原告以他人超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊商標,與其注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的,人民法院應當受理。這是指對于超出注冊商標專用權范圍使用的注冊商標之間的沖突,人民法院可以作為民事案件予以受理。因為商標專用權范圍既是商標注冊人行使權利的根據,也是對其進行?;さ慕縵?。超出注冊商標專用權的范圍,本質上是濫用注冊商標專用權。濫用注冊商標專用權的行為,不再是正當行使專用權的行為,不能成為侵權行為的阻卻理由。本案中,甲公司最終是通過商標行政爭議處理程序解決了與乙公司之間存在的兩個注冊商標之間的權利沖突問題,是符合司法解釋的規定的。

2.惡意注冊并進行商標使用的行為構成侵權

實踐中,如果一項注冊商標因與在先注冊商標構成近似而被宣告無效,則該商標就不應當繼續使用,否則會構成商標侵權,對此并無爭議。但在先商標權利人還能否對在后商標被宣告無效前的使用行為提起商標侵權之訴爭議較大。

上述不同意見中,不管是認為商標有效期間的使用行為因為具有合法基礎而不構成侵權的觀點,還是認為商標被宣告無效則自始無效,可以按照一般商標侵權的判斷邏輯認定構成商標侵權的觀點,筆者認為,均缺乏法律依據及合理性。如果按照第一種觀點,對于那些申請商標注冊時帶有明顯惡意,對在先知名度較高的注冊商標進行惡意攀附搭便車的行為則無法規制。特別是商標的無效程序往往要歷經行政處理和司法裁判兩個階段,過程較為漫長,如果一概認為有效期間的使用行為均具有合法基礎則有可能放縱惡意侵權行為,對在先商標權利人的權益?;な遣煥?。而第二種觀點的問題在于,如果認定商標因被宣告無效則自始無效,有效期間的使用不具有合法基礎,一概不考慮注冊使用人的主觀過錯,則會對善意注冊人基于對商標行政審核權力的信賴造成打擊,也會與正常的商標注冊及管理秩序形成沖突。所以,筆者認為,商標被宣告無效前的使用行為應當考慮其特殊性,在判斷是否構成商標侵權的問題上,要在審查是否具有主觀過錯的基礎上具體情況具體分析,也就是第三種觀點的理由。對此,商標法第四十七條第二款的但書部分規定(該部分規定:因商標注冊人的惡意給他人造成的損失,應當給予賠償)也可以說給出了一定的啟示和指引。

關于商標被宣告無效前的使用行為是否具有主觀過錯,可以對使用人的申請注冊階段和核準注冊后的實際使用階段分別進行判斷。在申請注冊階段,主要應當結合在先商標的顯著性和知名度等因素進行綜合判斷,以此確定在后的商標注冊人是否具有攀附他人商標聲譽的主觀惡意。這種情況下,法院在審理中可以參考商標評審委員會在無效審查中查明的事實以及對在后注冊商標予以宣告無效的核心理由。如果認定在后商標使用人在申請注冊時具有明顯的主觀惡意,則其在商標有效期間的使用行為應當認定缺乏合法基礎,可以認定構成商標侵權?;褂幸恢智榭鍪?,在后商標注冊人雖然在申請商標注冊時沒有模仿攀附他人商標的主觀惡意,但在核準注冊后的實際使用過程當中具有過錯的,也可以認定構成商標侵權。一般情況下,如果在后商標使用人在申請商標注冊時確無惡意,在取得商標注冊后,其使用行為也只是基于對商標授權機關的信任,則不宜認定構成侵權。作這樣的理解筆者認為是合乎公平正當性的。但如果在后商標使用人在商標有效期間已經知悉在先商標的存在,明知在后商標可能存在權利瑕疵的情況下,仍然繼續使用商標,則其主觀上難謂善意。如在先商標權利人通過正當途徑向在后商標使用人交涉或者依法提起商標爭議無效宣告程序等。以無效宣告程序的提起為例,因為無效程序一旦啟動,在后使用人必然知道其對在后商標的使用已經產生了因不當注冊而引發的爭議。在該不當注冊爭議未解決期間,在后使用人應當對于在后商標負有審慎使用的義務,避免在市場環境中產生更大混淆或者誤認的范圍,減小因其商標權利因不當注冊所產生的不確定性可能給在先權利人造成的損害。故在后商標使用人如果在無效程序啟動后仍然繼續不當使用商標,可以認定主觀存在過錯,應當承擔侵害在先商標權利人注冊商標專用權的賠償責任。當然,對于是否存在主觀過錯的司法判斷應當是在結合客觀事實和充分證據的基礎上,做到主客觀要件相統一。

(作者單位:福建省高級人民法院、福建警察學院)


 
 
 
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